1. Обсяг прав, що передаються за ліцензійним договором, зумовлюється вибором сторонами виду ліцензії. Розрізняють патентні табезпатентні ліцензії. Патентними визнаються ліцензії, об'єкти якихзахищені охоронними документами. Безпатентними є ті ліцензії,об'єкти яких не мають патентної охорони, зокрема ноу-хау.

2. Крім того, у галузі промислової власності існують два основнівиди ліцензій — проста (невиключна), одинична (виключна). Законодавство багатьох країн передбачає ще й інші ліцензії — примусову, дозвільну та деякі інші.

Виключна (одинична) ліцензія дає ліцензІатові гарантії в тому, що він не матиме конкурентів у виробництві ліцензованої продукції. Така ліцензія залишає ліцензіарові лише формальне право.

Проте не варто тлумачити виключну ліцензію так однозначно. Виключна ліцензія може бути також обмежена або певною територією, або часом, або кількістю виробленої продукції. Але ці обмеження мають бути зафіксовані у ліцензійному договорі.

Особливістю простої (невиключної) ліцензії є її зобов'язальний характер. За цією ліцензією ліцензіар залишає за собою право виробляти і реалізовувати продукцію, а також надавати невиключнІ ліцензії третім особам.

3. Об'єктивними істотними умовами ліцензійного договору визнаються ті, які є такими за законом або необхідні для договорів даного виду.

Суб'єктивні істотні умови ліцензійного договору — це ті, які на вимогу будь-якої сторони мають бути узгоджені між сторонами.

Якщо з будь-якої такої умови не досягнуто згоди, договір не набирає чинності.

До об'єктивних Істотних умов належать: сторони у договорі; предмет договору; вид ліцензії; вартість ліцензії, винагорода; строк чинності договору; реєстрація ліцензійного договору в Установі.

Суб'єктивними істотними умовами є: вступна частина договору (преамбула); територія чинності договору; технічна сфера застосування; субліцензії; креслення та Інша технічна документація; якість продукції, виробленої за ліцензією; технічна допомога у навчанні фахівців; удосконалення; платежі за технічну документацію; момент виникнення права на ліцензію; платежі і розрахунки; податки і збори; облік і звітність; охорона патентних прав; таємність; гарантії виконання; правовий захист, розгляд спорів; розірвання договору у зв'язку з неможливістю виконання; завершення зобов'язальних відносин.

4. Ліцензіар — це будь-яка юридична чи фізична особа, що має право власності і передає будь-якій Іншій фізичній чи юридичній особі право на використання одного чи кількох зазначених об'єктів у певних межах. Мета ліцензіара — видати ліцензію на найви-гідніших для себе умовах, а отже, знайти вигідного покупця. Це досить складний процес. Щоб знайти такого покупця, ліцензіар заздалегідь має підготувати ті пропозиції, які він може запропонувати покупцеві ліцензії. Вони й становлять обов'язки ліцензіара. Стороною у ліцензійному договорі може бути будь-яка особа незалежно від громадянства та Інших обставин.

Основний обов'язок ліиензіара полягає у передачі ліцензІатові реально існуючого об'єкта промислової власності І за можливістю гарантування його безперешкодного використання в обумовлених межах. Тому в договорі має бути також визначений предмет — що передається і на яких умовах; може бути передбачений обов'язок ліцензіара разом із предметом договору передати також і всю необхідну технічну документацію і можливо право на її розмноження ліцензіатом. Ліцензіар має визначити територію, у межах якої діятиме ліцензія. Важливою умовою договору є строк його чинності та інші строки, що визначають сторони. Це можуть бути строки морального старіння предмета ліцензії, строк повного освоєння ліцензії та ін. Важливо також передбачити правові наслідки впливу

визначених строків,

Ліцензіар зобов'язаний не просто передати ліцензІатові предмет ліцензії, а й забезпечити необхідні умови для найефективнішого використання ліцензії. До цього обов'язку ліцензіара належить передача всієї інформації, необхідної для виробництва продукції за ліцензією, а також надання потрібної технічної допомоги.

Для правової оцінки таких побічних зобов'язань слід у кожному конкретному випадку визначити, чи є ці об'єкти і послуги Невід'ємними від предмета ліцензії, чи вони є об'єктом окремого самостійного зобов'язання, на який правовий режим ліцензійного Договору не поширюється. У такому разі має бути укладений окремий договір.

У будь-якому ліцензійному договорі визначається коло прав ліцензіара, які кореспондують відповідним обов'язкам ліцензіата.

Передусім ліцензіар має право вимагати від ліцензіата використання предмета ліцензії в обумовлених межах; не розголошувати змісту предмета ліцензії; не передавати предмет третім особам, якщо це не передбачено договором. Ліцензіар має право на інформацію про межі й обсяг використання предмета ліцензії та одержані ліцензіатом прибутки, а також право контролю облікової і звітної документації. Ліцензіар має також право на інформацію про наступні вдосконалення ліцензіатом предмета ліцензії та їх безоплатне використання.

Основним правом, заради якого, власне, й укладається ліцензійний договір, є право на винагороду та інші виплати за використання предмета ліцензії. Порядок обчислення, розмір та строки виплат встановлюються умовами ліцензійного договору.

Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг і зміст визначаються принаймні двома основними факторами — обсягом і змістом прав та обов'язків ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.

5. Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг та зміст зумовлюютьобсяг і зміст прав та обов'язків ліцензіара, адже не може ліцензіарпередати більше прав, ніж має сам. Варто підкреслити, що права таобов'язки розподіляються між сторонами нерівномірно.

До основних прав ліцензіата слід віднести його право на використання об'єкта промислової власності у своїх інтересах і в межах, обумовлених ліцензійним договором. Ліцензіат має право вимагати від ліцензіара забезпечити використання цього права як з технічного, так і практичного боку. Якщо ліцензійним договором буде передбачено, то ліцензіат може мати право на негайну і безоплатну передачу йому ліцензіаром усіх наступних удосконалень предмета ліцензії. Може бути обумовлено і право ліцензіата на першочергове одержання зазначених удосконалень.

6. Коло обов'язків ліцензіата досить широке. Основний обов'язок — виплата ліцензійної винагороди. Складною є проблема економічного аспекту визначення розміру винагороди.

Розмір винагороди за використання винаходів, як правило, зумовлюється двома факторами — обсягом виробництва й обороту продажу ліцензованої продукції, а також обсягом прав, переданих за ліцензією.

Однією з умов ліцензійного договору може бути обмеження у використанні патентних прав. До таких обмежень ліцензіар вдається з метою уникнути конкуренції ліцензіата. Обмеження може стосуватися обсягу випуску предмета ліцензії або ліцензія обмежується тільки виробництвом продукції, яка використовуватиметься для певних цілей (наприклад для виробництва ліків лише для людини, але не для тварин). Обмеження може стосуватися також використання предмета ліцензії на певному виробництві або продажу продукції на певній території. Територіальні обмеження мають місце тоді, коли ліцензіар за межами території дії договору сам бажає реалізувати предмет ліцензії. Проте якщо у договорі територію не визначено, то слід виходити з того, що чинність патенту і ліцензії за територією збігаються.

7. У договірній практиці ліцензійні угоди укладаються як щодокористування винаходом, на який зроблено заявку на отримання

патенту або вже отримано патент, так і на незапатентовані технічні рішення і таємниці виробництва (ноу-хау). Тому ліцензійні договори умовно можна поділити на три групи: а) патентний ліцензійний договір; б) безпатентний ліцензійний договір; в) комплексний ліцензійний договір, який поєднує у собі елементи першої і другої груп договорів.

Предметом договору першої групи є надання комплексу виключних правомочностей на: використання винаходу; виготовлення на його основі продукту; виробництво; продаж виготовленого продукту. Обов'язковою умовою цього виду договору є наявність у ліцензіара охоронного документа — патенту або іншого документа, в тому числі тимчасового охоронного свідоцтва, виданого Установою на підставі заявки на отримання патенту.

Різновидом патентного договору на виготовлення є ліцензія на розробку. За таким договором ліцензіар надає ліцензіатові право розробляти далі самостійно об'єкт винаходу. Це відбувається, як правило, у тому разі, коли ліцензіар не має змоги довести свою розробку до промислового освоєння.

Другу групу ліцензійних договорів становлять безпатентні ліцензійні угоди, які поділяються на два види: договори на винаходи, на які ще не подано патентні заявки або на які патентні заявки подано, але патент ще не видано або які зберігаються як конфіденційна інформація.

У разі укладення ліцензійних договорів щодо винаходів, на які заявки ще не подано або подано, але патент ще не видано, рекомендується чітко визначити права та обов'язки сторін.

На практиці ми зустрічаємось з досить широким колом ліцензійних договорів. Кількісний склад таких договорів зумовлюється широким спектром об'єктів інтелектуальної власності. Крім розглянутих договорів можна назвати ще й такі:

1) ліцензійний договір про використання промислового зразка;

2) ліцензійний договір на знак для товарів і послуг;

3) ліцензійний договір про використання компонування інтегральної мікросхеми та ін.

Всі ці договори мають свій окремий предмет, але об'єднує їх єдиний ліцензійний характер даних правовідносин.

8. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та інші договори про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Така реєстрація можлива на вимогу ліцензіара або ліцензіата. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності.

Глава 76 Комерційна концесія

1. Сутність франчайзингу. Види договорів

1. Договір комерційної концесії є новим видом зобов'язань вцивільному праві України. У більшості країн він називається договором франчайзингу. На практиці договори комерційної концесії,що укладаються в Україні, також визначаються сторонами як договори франчайзингу.

2. Економічним підґрунтям такого стрімкого входження франчайзингу як методу збуту є те, що франчайзинг дозволяє виробникові відомих для споживача і таких, які мають попит, товарів абопослуг розширити їх виробництво та збут шляхом відкриття новихкомпаній (підприємств), не вкладаючи при цьому власних або запозичених коштів. Кошти вкладає інша особа, яка бере корпоративнуучасть та здійснює контроль за новоствореною компанією (фран-шизіатом). Вкладаючи власні кошти франшизіат економічно зацікавлений в ефективному функціонуванні свого підприємства. Длятого, щоб нове підприємство франшизІата мало потенційних споживачів з початку своєї діяльності і було прибутковим, воно маєасоціюватися споживачем з підприємством виробника, франшизіа-ра. Тобто підприємства виробника і франшизіата в очах споживачане мають відрізнятися одне від одного. Така схожість підприємствдосягається подібним оформленням інтер'єрів та екстер'єрів підприємств франшизіара і франшизіата, використанням одного комерційного найменування, торговельної марки тощо. Крім того, адміністрування, управління, надання послуг або продаж товарів на підприємстві франшизіата відбувається таким же чином, як і на підприємстві франшизіара. Тобто франшизіар має навчити франшизіата тим способам ведення підприємницької діяльності, які вже нимапробовані. Процес навчання опосередковується як спеціальнимикурсами, що надаються франшизіату, так і передачею у його користування певного ноу-хау, оформленого у письмовому вигляді.Франшизіар повинен не тільки навчити франшизіата своїм методам, а й постійно контролювати їх застосування.

Таким чином на ринку утворюється мережа подібних підприємств, підприємницька діяльність яких ведеться однаковими методами. Такі підприємства утворюють франчайзингову мережу, або мережу франчайзингових підприємств, де успішне функціонування кожного з них та всіх підприємств разом позитивно впливає на створення і підтримання необхідної репутації товарів, шо продаються через мережу, або торговельної марки, під іменем якої функціонує мережа, а також сприяє діловій репутації франшизіара.

Ділова репутація франшизіара є його нематеріальним активом, який має вартісне визначення.

3. Отже, франчайзинг, як метод збуту товарів або послуг, має переваги для обох сторін збуту: франшизіара та франшизіата. 736

франшизіар може значно розширити мережу підприємств, через які збуваються його товари або послуги, не збільшуючи своїх накладних витрат. Розширення мережі франчайзингових підприємств сприяє зміцненню ділової репутації франшизіара і дає йому можливість отримувати прибуток від самого факту відкриття нових підприємств. Наслідком цього стала відмова деяких франшизіарів від утримання власних підприємств та виробництва товарів або надання послуг, тобто такі франшизіари є лише володільцями торговельної марки та знань щодо способів ведення підприємницької діяльності. Франшизіат має можливість збувати товари за певною, вже відпрацьованою системою, що дає змогу не припускатися помилок у процесі становлення власного підприємства та швидше отримати прибуток від підприємницької діяльності, оскільки споживач сприймає підприємства франшизіата як такі, що належать фран-шизіарові. Згадані переваги були підставою для застосування франчайзингу при збуті товарів та послуг.

4. Базовим договором у цій сфері в західних країнах став договір франчайзингу на експлуатацію франшизи з одного приміщення (single-unit ranchise agreement). Провівши аналогію, можна сказати, що ЦК під договором комерційної концесії розуміє саме цей вид договору франчайзингу. За таким договором франшизіат не отримує будь-яких виключних прав на будь-яку територію, тобто Інший франшизіат може, наприклад, одержати право користування цією ж франшизою на сусідній вулиці або у сусідньому будинку.

Іншим видом договорів франчайзингу є договір франчайзингу численних торговельних приміщень (multiple/multi-unit ranchise agreement). За цим договором франшизіат отримує право відкрити на певній території, яка визначається, але на яку він не має будь-яких виключних прав, певну кількість франчайзингових підприємств у приміщеннях, місцезнаходження яких заздалегідь погоджено з франшизіаром. Цей вид договорів франчайзингу належить до рамкових. Він передбачає зобов'язання франшизіата відкрити визначену кількість франчайзингових підприємств за графіком. Відкриття кожного франчайзингового підприємства потребує укладення договору франчайзингу на експлуатацію франшизи з одного приміщення. ЦК не визначає схожого окремого виду договору комерційної концесії.

До інших видів договорів франчайзингу, аналогів яких ЦК не виділяє, належать:

1) договір розвитку або договір розвитку території (deelopment/area deelopment agreement)-, 2) генеральний договір розвитку (master deelopment agreement); 3) генеральний договір франчайзингу.

За договором розвитку одна сторона (франшизіар) надає іншій (розробнику/франшизіату) "право розробки території", за яким франшизіат має право та зобов'язаний після укладення з франшизіаром договору розвитку відкрити на наданій території певну кількість (мінімальну, максимальну, точно вказану в договорі) франчайзингових підприємств. Договір розвитку не містить положень Щодо використання франшизи, в тому числі права використання об'єктів права інтелектуальної власності франшизіара. Він є рамко-

24,™ 737

вою угодою, за якою при відкритті кожного франчайзингового підприємства розробник/франшизіат укладає з франшизіаром договір франчайзингу на експлуатацію франшизи з одного приміщення (single-unit franchise agreement).

За генеральним договором розвитку, який є гібридною формою договору на розвиток та генерального договору франчайзингу, одна сторона (франшизіар) надає іншій стороні (генеральному роз-робнику/франшизіату) як "право розробки певної виключної території", так і право надавати у користування франшизу з подальшим відкриттям франчайзингових підприємств третіми особами (суб-франшизіатами).

Генеральний договір розвитку поширений у міжнародному франчайзингу. За цим договором генеральний розробник/франшизіат отримує на виключних правах усю територію країни, де він повинен відкрити максимально можливу кількість франчайзингових підприємств, кількість яких розраховується за певною формулою. Завдяки цьому строк дії генеральних договорів на розвиток іноді сягає 20 років.

Генеральний договір франчайзингу має за об'єкт генеральну франшизу. За цим видом договору франчайзингу одна сторона (франшизіар) надає іншій стороні (генеральному франшизіату) виключне право на визначеній території як самостійно відкривати франчайзингові підприємства, так і надавати право користування франшизою з подальшим відкриттям франчайзингових підприємств третім особам (субфраншизіатам). Генеральному франшизіату надане право укладати не тільки прямі франчайзингові договори, а й договори на розвиток території. Тобто на генерального франшизіата фактично покладені функції франшизіара з просування його товарів на території генерального франшизіата.

За договором генерального розвитку, франшизіар встановлює правовідносини виключно з генеральними франшизіатами, тобто він не має прямих правовідносин з субфраншизіатами. Особою, повністю відповідальною за дії субфраншизіатів перед франшизіаром, є генеральний франшизіат.

Слід зазначити, що незважаючи на відсутність в ЦК згадки про вищеназвані види договорів франчайзингу, правовий арсенал, закладений у гл.76 та у ЦК в цілому, дозволяє сторонам на практиці конструювати такі договори. Цьому, зокрема, сприяє і положення ст. 1119 ЦК про договір комерційної субконцесії.

2. Поняття договору комерційної концесії

1. Український законодавець вирішив уникнути вживання іноземних термінів (що, на нашу думку, у даному випадку є невиправданим), тому договір франчайзингу названий в ЦК договором комерційної концесії, а його сторони — франшизіар та франшизіат, як правоволоділець та користувач, відповідно.

Договір комерційної концесії становить собою окремий вид договірного зобов'язання, який немає нічого спільного з договором концесії, оскільки Закон про концесії встановлює, що концесія — це надання з метою задоволення громадських потреб уповноважє-738

ним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.

За договором комерційної концесії правоволоділець надає користувачеві за плату в користування права на об'єкти права інтелектуальної власності правоволодільця (торговельні марки, промислові зразки, винаходи, комп'ютерні програми, посібники та комерційну таємницю тощо), які визначені як "комплекс прав", належних правоволодільцю. Цей комплекс прав надається користувачеві з метою виготовлення та/або продажу товарів та послуг (ст.1115 ЦК).

2. Оскільки за договором комерційної концесії надаються в користування права на об'єкти права інтелектуальної власності, доправовідносин сторін застосовуються не тільки норми цієї главиЦК, а й норми Книги четвертої ЦК та норми спеціального законодавства, а саме закони про знаки, про винаходи, про охорону правна промислові зразки, про авторське право тощо.

До договорів комерційної концесії застосовується конкурентне право України, а саме закон про захист економічної конкуренції та прийняті на його виконання відповідні розпорядження Антимонопольного комітету України.

3. Договір комерційної концесії належить до числа оплатних,про що прямо зазначено у ст.1115, та консенсуальних договорів,тобто права і обов'язки сторін виникають в момент узгодження ними всіх істотних умов.

4. Згідно зі ст.638 ЦК істотними умовами договору є умови пропредмет договору, умови, що визначені законом як істотні або єнеобхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.Відповідно до цієї статті до істотних умов договору комерційноїконцесії належить його предмет. ЦК не визначає спеціально будь-яких додаткових істотних умов для цього виду договірного зобов'язання.

Виходячи із сучасної практики застосування договорів комерційної концесії, можна окреслити коло питань, щодо яких хоча б одна зі сторін договору вимагає дійти згоди. Факт узгодження цих питань сторонами та внесення їх до договору робить їх істотними. До таких питань належать: 1) ціна. До погодження ціни входить не тільки визначення розміру франчайзингових платежів або роялті за користування комплексом прав, а й розмір інвестицій користувача У власне підприємство, розмір його платні за послуги, що надаються правоволодільцем, та розмір його участі в рекламних акціях, які здійснюються правоволодільцем; 2) строк. За договором комерційної концесії правоволоділець надає користувачу в користування комплекс прав, для частини яких державою встановлюється строк

24- 739

охорони. Закінчення строку чинності охоронного свідоцтва на об'єкт права Інтелектуальної власності може перевести його до категорії ноу-хау франшизІара і, відповідно, до зміни об'єкту договору, що може мати наслідком небажання користувача або правово-лодільця продовжувати виконання договору; 3) режим надання в користування прав на об'єкти права Інтелектуальної власності та територія їх використання; 4) перелік обмежень щодо прав сторін за договором та строк їх дії.

Предыдущая 90 91 92 93 94 95 969798 99 100 101 102 103 104 105 Следующая